Интеллектуальная собственность

Одним из факторов, способствующих созданию конкурентоспособных научно-технических разработок, является стимулирование и поощрение авторов положенных в основу таких разработок охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, к которым относятся главным образом объекты патентного права - изобретения и полезные модели. Целям стимулирования и поощрения авторов изобретений служат авторские вознаграждения.

Общие положения о государственном стимулировании создания и использования изобретений содержатся в ст. 34 Патентного закона Российской Федерации. Почти дословно они воспроизведены в четвертой части ГК РФ (ст. 1355), которая вступила в силу 1 января 2008 г. Эти положения не являются нормами прямого действия, а лишь отсылают к специальному законодательству.

Принятие законодательных актов о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества предусмотрено п. 6 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации", а также ст. 12 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Однако такие законодательные акты до сих пор не приняты, и пока нет оснований рассчитывать на их скорое принятие.

Поскольку субъективное право на получение вознаграждения принадлежит автору изобретения, представляется целесообразным рассмотреть его в системе прав, которая включает весь комплекс субъективных прав создателей результатов интеллектуальной деятельности.

Следует отметить, что на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности исключительные и личные неимущественные права возникают всегда. Иные права возникают только в случаях, предусмотренных законом. Это не значит, что иные права не могут быть имущественными. Но такие имущественные права не являются исключительными. Как и любые имущественные права, они имеют экономическое содержание, но не позволяют обладателю использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или распоряжаться правами на него. Именно к таким иным имущественным правам может быть отнесено и право на авторское вознаграждение.

В соответствии с п. 2 ст. 1345 ГК автору изобретения принадлежат исключительное имущественное право и личное неимущественное право (право авторства). В соответствии с п. 3 ст. 1345 ГК автору изобретения принадлежит также право на вознаграждение за использование служебного изобретения. Это право относится к иным правам авторов изобретений. Вопрос о характере права на вознаграждение за использование служебного изобретения в ГК не решен. Вместе с тем квалификация субъективного права имеет важное практическое значение, например, с точки зрения возможности его уступки, выбора способа защиты.

Следует согласиться с О.А. Городовым, который считает, что "право на вознаграждение за использование служебных изобретений, полезной модели или промышленного образца относится к числу имущественных прав автора". Представляется, что право на вознаграждение за использование служебного изобретения является одним из основных "иных" имущественных прав авторов.

Изобретения относятся к результатам интеллектуальной деятельности - продуктам мыслительной, творческой деятельности, субъектом которой может быть только человек. Поэтому у каждого изобретения обязательно имеется творец, создатель, именуемый автором. В соответствии с п. 1 ст. 1228 ГК автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Комментируя указанное положение, Э.П.Гаврилов отмечает, что "творческий труд" и "интеллектуальная деятельность" употребляются в данной норме как синонимы". В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК понятие "гражданин" охватывает граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, то есть всех физических лиц. Создание результата интеллектуальной деятельности является юридическим поступком, следовательно, авторами изобретений могут быть любые физические лица - не только дееспособные, но и не имеющие дееспособности.

В соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 1228 ГК не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Смысл указанной нормы в том, что такая деятельность не является интеллектуальной, творческой, следовательно, ее результатам не может быть предоставлена правовая охрана.

В некоторых случаях авторами результатов интеллектуальной деятельности могут быть юридические лица. Подобная ситуация может возникнуть, во-первых, если такие результаты созданы за рубежом и охраняются в Российской Федерации на основе международных договоров и, во-вторых, если они созданы до введения в действие четвертой части ГК. Признание в рассматриваемых случаях авторства результатов интеллектуальной деятельности за юридическими лицами представляет собой искусственную конструкцию, так называемую юридическую фикцию.

Представляется, что в этом случае юридическому лицу не может принадлежать субъективное право на вознаграждение за использование служебного изобретения, так как его выплата не будет отвечать целям выплаты авторского вознаграждения - поощрению и стимулированию создателей результатов интеллектуальной деятельности.

В отличие от объектов авторского права создание изобретения или полезной модели невозможно по заказу. Причина в том, что авторское право охраняет форму, а патентное право - содержание. В заказе может быть описана форма произведения (жанр, сюжет, название), но никак не содержание технического решения.

В соответствии с п. 1 ст. 1372 ГК допускается создание по заказу промышленного образца. Промышленный образец представляет собой художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Возможность создания промышленного образца по заказу объясняется тем, что художественно-конструкторское решение, охраняемое патентным правом, имеет много общего с произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна, охраняемыми авторским правом. Указанное обстоятельство позволяет выявить сходство договора, предметом которого является создание промышленного образца, и договора авторского заказа. Как отмечает Э.П. Гаврилов, "объектом договора заказа должно быть произведение, уже задуманное автором, а может быть, даже уже сложившееся в голове автора, но еще не воспроизведенное им на каком-либо носителе". Таким образом, предметом договора авторского заказа фактически является не столько создание произведения, сколько придание идеальному, уже созданному в голове автора объекту материальной формы. Такой вывод можно применить и к договору, предметом которого является создание промышленного образца.

Отправной точкой в судьбе исключительных прав служит п. 3 ст. 1228 ГК, в соответствии с которым исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Как уже отмечалось, невозможно создание изобретения или полезной модели по заказу. Однако изобретение может быть создано автором либо в своих собственных интересах, либо в интересах работодателя. В зависимости от этого будет различаться и распределение исключительных прав на результат и, следовательно, решение вопроса об авторском вознаграждении. Создание автором изобретения, которое относится к служебным, может являться одним из предусмотренных законом оснований перехода исключительных прав от автора к другому лицу - работодателю.

В соответствии с п. 1 ст. 1370 ГК изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным. Юридическое оформление отношений работника и работодателя по выполнению в интересах последнего работ, в результате которых может быть создан охраняемый результат интеллектуальной деятельности, происходит через служебные задания. В.А.Дозорцев считал, что "основанием перехода прав на изобретение к работодателю является наличие условий, к которым относят служебные (трудовые) обязанности и задание работодателя. Служебные (трудовые) обязанности есть лишь условие, при котором начинает "работать" подлинное основание - служебное задание".

Говоря о правовой природе отношений работника и работодателя по созданию в рамках служебного задания результата интеллектуальной деятельности, следует указать, что такие отношения лежат в рамках гражданского права. По мнению В.А. Дозорцева, "основанием перехода прав к работодателю является гражданско-правовой, а не трудовой договор, просто в документ, именуемый трудовым договором, могут быть включены гражданско-правовые условия". Возможность такого "сочетания" трудовых и гражданско-правовых договоров также подтверждается практикой Верховного суда Российской Федерации.

Итак, служебным может быть только изобретение, созданное в рамках служебного задания. Представляется, что трудовые обязанности - категория в известной мере широкая. Ее назначение - очертить работнику сферу его трудовой деятельности в трудовом договоре, в то время как назначение служебного задания - руководство к действию по решению конкретной задачи.

Создание изобретения при решении поставленной в служебном задании задачи служит основанием для квалификации изобретения как служебного. Служебное задание не является заказом на создание изобретения. Основание создания изобретения влияет на дальнейшую юридическую судьбу права на получение патента, исключительного права и решение вопроса о выплате авторского вознаграждения.

Первоначальным обладателем права на получение патента является автор (п. 1 ст. 1357 ГК). Субъективное право на получение патента отнесено к иным интеллектуальным правам. Исходя из того, что ГК допускает распоряжение таким правом (п. 3 ст. 1357), его следует отнести к имущественным правам. В соответствии с п. 2 ст. 1357 ГК право на получение патента на изобретение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе трудовому.

Грамматическое толкование процитированной нормы свидетельствует о том, что законодатель разделительным союзом "или" указывает два основания перехода права на получение патента. Первое - установленное законом, в соответствии с которым к работодателю переходит право на получение патента на служебное изобретение, второе - установленное договором, в том числе трудовым. Буквальное толкование может привести к ложному выводу о том, что в трудовом договоре стороны вправе указать, что к работодателю переходит право на получение патента на изобретение, которое не является служебным.

Исключительное право на изобретение первоначально принадлежит автору, который является первоначальным правообладателем. К производным правообладателям исключительное право может перейти либо по договору, либо по иному основанию, установленному законом. В силу закона допускается переход к работодателю исключительного права только на служебные изобретения. Следовательно, исключительные права на изобретения, не являющиеся служебными, не могут в силу закона принадлежать работодателю, они могут быть переданы только по договору. Как было отмечено, заказ изобретения невозможен. Таким образом, в договоре, в том числе в трудовом, невозможно предусмотреть переход к работодателю исключительного права на изобретение, которое не будет являться служебным и которое еще не создано.

Учитывая изложенное, а также то, что право на получение патента является лишь предпосылкой возникновения исключительного права, противоречит закону договор между работником и работодателем о принадлежности последнему права на получение патента на изобретения, не являющиеся служебными.

Итак, первоначальным обладателем права на получение патента и исключительного права на изобретение является автор. Отношения между автором и работодателем, касающиеся выплаты авторского вознаграждения, опосредствуются заключением гражданско-правового договора о выплате авторского вознаграждения. При этом его условия могут быть изложены в тексте трудового договора. Такой договор может быть заключен как до создания автором охраноспособного результата интеллектуальной деятельности, так и после. Срок действия договора не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Поскольку такой договор носит возмездный характер, существенным его условием является размер вознаграждения. В данном случае не подлежит применению п. 3 ст. 424 ГК.

Последняя оговорка представляется обоснованной. Судебная практика исходит из того, что наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При разногласиях по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным. Последнее обстоятельство дает основание считать условие о цене существенным для любого возмездного договора.

Юридическая судьба права на получение патента и исключительного права на изобретение влияет на решение вопроса об использовании изобретения, а также на особенности заключения договора о выплате авторского вознаграждения. Учитывая изложенное, возможны следующие варианты.

1. Автор создает результат интеллектуальной деятельности в интересах работодателя (служебное изобретение) и в силу закона передает право на получение патента и исключительное право работодателю (п. 3 ст. 1370 ГК). В соответствии с диспозитивной нормой п. 3 ст. 1370 ГК исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Если договором между работником и работодателем "не предусмотрено иное", начинает работать п. 4 ст. 1370 ГК, в соответствии с которым работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Включение в четвертую часть ГК обязанности работника письменно уведомлять работодателя заслуживает одобрения (такая обязанность не была предусмотрена Патентным законом Российской Федерации). Однако в результате создается ситуация, при которой решение вопроса об отнесении изобретения к служебному доверяется работнику. Именно он принимает решение о том, что результат интеллектуальной деятельности создан им в рамках служебного задания.

Представляется, что в интересах обеих сторон трудового договора работник должен уведомлять работодателя о любом созданном им результате интеллектуальной деятельности для последующего решения вопроса об отнесении такого результата к служебному. Такая ситуация позволит избежать в дальнейшем споров, связанных с защитой патентных прав. В уведомлении работник должен указать, использовались ли им денежные, технические или иные материальные средства работодателя для последующего решения вопроса в соответствии с п. 5 ст. 1370 ГК.

В указанных случаях работник имеет право на вознаграждение на основании третьего абзаца п. 4 ст. 1370 ГК. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором. Заключаемый в этом случае между работником и работодателем договор является договором о выплате авторского вознаграждения, а не лицензионным договором.

Для решения вопроса о размере авторского вознаграждения за создание служебных изобретений необходимо рассмотреть положения закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 "Об изобретениях в СССР". В соответствии с п. 1 ст. 32 указанного Закона вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона[9], или его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором.

Положения п. 1 ст. 32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" применялись до 1 января 2008 г. на основании п. 6 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3512-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации". С 1 января 2008 г. рассматриваемые положения применяются на основании ст. 12 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

Для практической реализации положений о вознаграждениях за служебные изобретения необходимо определить, во-первых, что является использованием изобретения, во-вторых, кто должен уплачивать автору вознаграждение. Использование изобретения является одним из правомочий обладателя исключительных прав - правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК). В основу такого подхода положены взгляды В.А.Дозорцева, который считал, что "в содержание исключительного права входят два правомочия - использование и распоряжение. Но объектом использования является сам результат, а объектом распоряжения - право на него, право его использования".

Общее понятие использования результата интеллектуальной деятельности не раскрыто в четвертой части ГК. По мнению В.А. Дозорцева, "в интеллектуальных правах использование представляет собой придание результату творчества формы, пригодной или удобной для непосредственного потребления и приспособленной к пуску в экономический оборот, т.е. это категория, весьма близкая к традиционному распоряжению, имеющая как бы промежуточный характер. Использование - это превращение результата в такую форму или необходимые к нему приготовления. Так, использованием изобретения является изготовление изделия с применением изобретения, пуск этого изделия в продажу, в аренду и т.п.".

Содержание первой категории раскрыто в п. 2 ст. 1358 ГК, второй - в п. 3 данной статьи. Ответ на вопрос о том, кто должен платить автору за использование служебного изобретения, не является очевидным. Как уже было отмечено, при наличии указанных в законе фактов работник имеет право на вознаграждение. Его размер, условия и порядок выплаты определяются договором между работодателем и работником. В случае получения работодателем патента на изобретение авторское вознаграждение будет выплачиваться работодателем за использование соответствующего изобретения, а также за выдачу лицензий третьим лицам. В этом случае характер выплат может быть периодическим.

Однако в последующем работодатель может заключить договор об отчуждении патента третьему лицу. Кто в этом случае должен платить автору и должен ли платить вообще? Наиболее последовательным представляется вариант, в соответствии с которым обязанность по выплате авторского вознаграждения за использование служебного изобретения лежит на патентообладателе. При отчуждении работодателем исключительного права на изобретение новый патентообладатель обязан заключить договор о выплате авторского вознаграждения с автором, так как именно он и будет использовать изобретение. Можно сказать, что служебное изобретение "обременено" правом автора на получение авторского вознаграждения.

Аналогичную позицию занимал и Роспатент. Как было отмечено в информационном письме Роспатента от 10 декабря 1997 г. № 1 "О порядке выплаты вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и рационализаторских предложений", выплата вознаграждения авторам изобретений является обязанностью лица, использующего указанные объекты.

При принятии работодателем решения о сохранении информации о таком изобретении в тайне авторское вознаграждение также будет выплачиваться за использование соответствующего технического решения. В этом случае оно должно быть признано служебным секретом производства (ноу-хау) (ст. 1470 ГК). Вознаграждение будет выплачиваться за использование работодателем служебного секрета производства (ноу-хау), а также за выдачу лицензий третьим лицам. Характер выплат может быть периодическим.

Если работодатель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работнику может быть выплачено разовое вознаграждение, которое имеет компенсационный характер. В данном случае от автора - работника зависит только составление заявки на выдачу патента. Зависящие от работодателя причины не относятся к технической составляющей заявки.

В дополнение следует отметить, что в п. 5 ст. 32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" содержится положение о поощрительном вознаграждении, выплачиваемом автору изобретения, патент на которое выдан предприятию. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от числа соавторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия. Указанное положение также применяется до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

2. Автор создает служебное изобретение и в силу закона получает право на получение патента и исключительное право (абзац второй п. 4 ст. 1370 ГК). Такая ситуация складывается, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подал заявку на выдачу патента на служебное изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передал право на получение патента на служебное изобретение другому лицу, не сообщил работнику о сохранении информации об изобретении в тайне. Кроме того, работодатель может прямо уведомить автора - работника о том, что он может от своего имени подать заявку на выдачу патента на служебное изобретение.

При создании служебного изобретения, патент на которое получен автором - работником, он имеет право на компенсацию, если работодатель использует служебное изобретение в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии. Размер, условия и порядок выплаты такой компенсации определяются договором между работником и работодателем.

Представляется, что компенсация, о которой упоминается в абзаце втором п. 4 ст. 1370 ГК, представляет собой, во-первых, авторское вознаграждение за использование изобретения, во-вторых, вознаграждение по лицензионному договору, заключаемому между работником и работодателем. В этом случае в договоре будут содержаться элементы лицензионного договора и договора о выплате авторского вознаграждения. На основании ст. 445 ГК для работника является обязательным заключение лицензионного договора, а для работодателя - договора о выплате авторского вознаграждения.

Авторское вознаграждение - вознаграждение, выплачиваемое в целях стимулирования и поощрения авторам служебных изобретений за создание и (или) использование таких изобретений работодателями или их правопреемниками. Право на получение авторского вознаграждения носит имущественный характер.

Условия о выплате авторского вознаграждения за использование служебного изобретения, исключительные права на которое принадлежат работодателю, могут содержаться в соответствующем договоре, а могут быть включены в трудовой договор как элемент гражданско-правового договора. Существенным условием договора о выплате авторского вознаграждения является размер вознаграждения. При этом положения п. 3 ст. 424 ГК не применяются.

Работник должен уведомлять работодателя о любом созданном им результате интеллектуальной деятельности для последующего решения вопроса об отнесении такого результата к служебному. При отчуждении работодателем права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение третьему лицу обязанность по выплате авторского вознаграждения возлагается на нового патентообладателя.